美国案例简讯－RLMK－0140 2/1/2016域外法治

PTAB对买方警告：“买者自负”
Esselte AB v. DYMO B.V.B.A.

专利审判和上诉委员会（PTAB 或委员会）在本案中决定专利转让人（assignor），根据35 USC §§314，316有权申请重审该转让专利有效性(assignor estoppel)，不会因其是转让而失去该权利。Esselte AB v. DYMO B.V.B.A., Case Nos. IPR2015-00766, IPR2015-00771, IPR2015-00779, IPR2015-00781 (PTAB, Aug. 28, 2015) (Parvis, APJ).

本案中被挑战的专利是用于在磁带上打印图像的相关打印设备和方法。原告申请重新审查该专利的有效性，在最初PTAB的分析中，委员会发现原告的提出专利无效的申请是有根据的，很可能显示被告专利无效（unpatentability）。然而，真正决定的重点是专利转让人是否可以引用35 USC §§314，316 挑战其转卖专利有效性。

2005年，原告签订了股票购买协议（stock purchase agreement（SPA）），抛售了三家公司，包括本案的专利。作为SPA的一部份，由公司所拥有的各种知识产权，包括涉及被挑战技术的专利被分配，转移。该专利新拥有者认为，因为SPA的结果，原告是被禁止寻求使用专利重审（IPR）来要求专利无效。此外，专利拥有者声称，基于原告专利权价值的转移，转让禁止的原则也禁止用于IPR。

原告争辩说，IPR 并没有禁止转让人提出申请，他引用委员会决定的案例中发现对35 USC §311（a）解释：“国会清晰的表达广泛授权，通过IPR来挑战专利的专利能力。”该专利拥有人反驳解释说，在逻辑上合理，§314应禁止专利转让人挑战其转让的专利的有效性。

委员会发现，IPR 并没有禁止专利转让人使用。具体来说，PTAB 指出，专利拥有人的立场是“假设委员会有权禁止专利转让人使用，却没有充分解释这一假设的基础。”该委员会同意以前PTAB决定发现国会将明确提供IPR给所有人申请。

委员会然后转向针对专利拥有人其他反对的说法做出解释，§316授予专利商标局（PTO）的局长权力考虑对任何不受理或不接受某项法规实施效果“在经济上，专利制度的完整性，办公室的管理效率，该局按期完成在本章中提出诉讼程序的能力。”该委员会驳回了专利拥有人的推论并指出，专利拥有人未能指出那些管理规定是有争议的将涉及“认知和运用合同阻止和禁止专利转让人参与原则于IPR的诉讼程序中。 ”委员会决定允许一个公司或个人可在出售其专利后，回过头在IPR中挑战此专利有效性。
 
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