美国专利审查和上诉委员会(PTAB)让同一合议庭来决定是否发起《美国发明法》(AIA)复审,并且做出最终裁决,美国联邦巡回上诉法院对PTAB的这种做法表示支持,驳回强生公司关于这样的安排违反正当程序的主张。
三人法官合议庭做出了2比1的判决,维持PTAB在AIA双方复审程序中的裁决,即Ethicon Endo-Surgery公司的手术设备专利无效,理由是不具备非显而易见性,该专利遭到美敦力公司旗下的柯惠医疗的挑战。
Ethicon主张此次裁决无效,因为就像PTAB在每次的AIA复审中所做的那样,首先决定专利复审程序是否启动,然后就该专利的有效性作出最终裁决,这都由同一个PTAB合议庭完成。Ethicon公司认为这种制度违反了美国《宪法》中的正当程序条款,因为合议庭可能基于AIA申请中提交的有限证据,而并非实际复审中的全部证据对案件作出误判。
联邦巡回上诉法院不同意这种观点,认为PTAB有权被推定为“诚信正直”,AIA并未要求启动程序裁决和最终裁决由不同的人作出。
联邦巡回上诉法院法官Timothy Dyk在判决书中写道:“宪法或者任何制定法中都未禁止同一合议庭做出启动程序裁决然后做出最终裁决。”
AIA授权美国专利商标局(USPTO)局长决定AIA复审程序是否启动,而局长将该权力授予PTAB,AIA特别将复审程序启动后决定专利有效性的权力授予PTAB,USPTO还决定,基于对效率的考虑,由同一个PTAB合议庭来同时做出这两个裁决。
Ethicon主张,制定法文本意味着国会不希望启动程序裁决由做出最终裁决的同一个合议庭做出,而且,AIA根本未允许USPTO局长将启动程序裁决的权力授予PTAB。
联邦巡回上诉法院驳回了USPTO局长(现任局长为米歇尔.李)不得授权的主张。该法院称,“国会显然假定了局长可以授权”,因为不可能让李局长亲自做出每个启动程序裁决,自从2012年该制度实施以来,PTAB一共收到了超过4000份AIA复审申请。
该法院写道:“Ethicon忽视了这样一个长久以来的规则,那就是机构领导拥有默示权力,可以在机构内部进行授权,即使不存在相关的明确法律授权。国会通常为机构领导规定很多任务,而一个人根本无法完成,这样也就事先假定该机构领导会将任务授予下属官员。”
法院还认为,由同一合议庭在AIA复审程序中做出启动程序裁决和最终裁决与地区法院的运作直接相似,“地区法院会决定事实上是否存在胜诉的可能性,然后对案件事实进行判决。”
Ethicon还主张PTAB认定其专利无效是错误的,因为PTAB未正确衡量证明其专利并非显而易见的证据,多数意见判决书驳回了该主张。
这个判决并不令人吃惊,因为在关于如何进行AIA程序的问题上,联邦巡回上诉法院一般都会尊重PTAB,一位名为Brenton Babcock的律师说道。
他说:“我认为上诉人提出的这个问题不太可能有效,因为案子还没有判,所以人家会说,好吧,我们可以试一试,但是这个主张可能不会很有效。”
Babcock说,一旦一个合议庭决定启动一项AIA复审程序,“专利所有权人确实可以说服该合议庭其专利是有效的”,不过这个过程很艰难,但是AIA并未要求启动程序裁决和最终裁决由不同的法官做出。
Babcock说,而且,如果联邦巡回上诉法院认定PTAB的制度是错误的,那么正在进行的或者已经完成的数以千计的AIA复审将成为“程序噩梦”。
联邦巡回上诉法院法官Pauline Newman做出异议判决,她写道,多数意见判决书“不仅违反了制定法,而且破坏了正当程序成为‘公正无私的决策者的保证’”。
她说,因为AIA要求启动程序裁决必须由USPTO局长做出,而完整复审则要PTAB做出,那么国会显然希望这两个裁决由不同的人做出,由同一个合议庭同时做出两个裁决是不允许的。
Newman法官写道:“将USPTO局长的法定责任转移到PTAB身上,这违反了《美国发明法》的条文、结构和目的,这不能被忽视。”
她暗示,USPTO局长可以将启动程序裁决的权力授予审查者或者法务官,但是不得授予做出最终裁决的同一个PTAB合议庭。
目前,双方的代表都无法直接联系上,以对此事进行评论。涉案专利的专利号为8317070。联邦巡回上诉法院的合议庭由Timothy Dyk、Richard Taranto和Pauline Newman三人组成。该案在联邦巡回上诉法院的案号为2014-1771。(编译自law360.com)