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域外法治

标准必要专利如何估值域外法治

时间:2015-09-08   出处:中国知识产权报/中国知识产权资讯网  作者:  点击:
2015年7月30日,美国联邦第九巡回上诉法院(下称“第九巡回法院”)就微软公司诉摩托罗拉公司案作出了一份长达64页的判决书,维持华盛顿州西区联邦地区法院的判决,摩托罗拉公司对标准必要专利的许可过程违反了公平、合理、不歧视(下称“FRAND”)原则,因此须赔偿微软公司1452万美元。


该案上诉主要的争议点之一是,摩托罗拉公司指出地区法院对FRAND原则许可费率的裁决违反了联邦巡回上诉法院规定的框架(即佐治亚太平洋公司诉美国合成板公司案中分析的15个因素)。第九巡回法院指出本案实质上不是专利案件,而是合同违约案件,所以地区法院不需要严格参照佐治亚太平洋公司诉美国合成板公司案的15个因素,而可以做适当调整,所以维持地区法院的判决。


针对本案判决,笔者认为在以下几个方面值得思考:


首先,本案没有给如何评估标准必要专利这个疑难杂症提供灵丹妙药,具体费率的计算还是要参照佐治亚太平洋公司诉美国合成板公司案的15个因素。不过FRAND原则许可费率是受合同法的约束,所以地方法院可以适当调整参考的因素。在本案中地区法院就对佐治亚太平洋公司诉美国合成板公司案的15个因素作了适当的修改和调整。


其次,FRAND原则许可费率的计算过程还是劳民伤财。使用事前竞标模型来确定FRAND原则许可费率的分析框架,原告和被告提供大量资料,以期还原标准建立时的技术和市场结构情景,从而确定当时市场条件下相关标准技术的FRAND原则许可费率水平,由陪审团最终决定。


另外,今后专利权人对标准必要专利的许可会遇到极大的阻力。本案判决给被许可方提供的新的法律武器,可以通过违反FRAND原则条款提出合同违约诉讼,甚至可以索赔律师费。


还有,本案将引发“蝴蝶效应”,可能迫使一些专利权人策略性地退出标准制定组织。如果不参加标准制定组织的话,自然不受标准制定组织的专利政策的约束,则也不需遵守FRAND原则条款的合同义务了。


再者,如何判断是否违反FRAND原则条款?第九巡回法院并没有说提出请求禁令的诉讼就直接违反了FRAND原则条款,而是看个案的细节,比如说要约是否有诚意,要约的费用是否合理等等。作为专利权人,估计今后会更加谨慎。要约时会表现出非常有诚意,以获取法官或陪审团的好感。


最后,用法律经济学原理来计算FRAND原则许可费率是否可行?其实如果标准制定组织指定专利政策时就规划好FRAND原则许可费率,那么当事人和法庭就不需要浪费资源计算费率了。从法律经济学的角度,这是对社会最有利的方案。


然而在实践中,很多标准制定组织不仅不规定FRAND原则许可费率,还对专利政策的描述故意措词模糊。原因是标准制定组织为了争取更多的专利权人参加标准制定,权衡各方利益,最后只能制定一个简单的专利政策,以免得罪人。


因此,值得关注的是如何运用法律经济学的原理,结合各国的特殊国情,制定一个FRAND原则许可费率的计算策略,彻底解决标准必要专利估值这个难题。(梅雷 梅丽鹏)


中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,最高人民检察院民行诉讼监督案件专家委员会委员,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。