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案例分析

江苏法院2015年度知识产权司法保护十大案例(上)

时间:2016-05-11   出处:江苏高院  作者:  点击:
近期,江苏高院举行新闻发布会,通报2015年度江苏法院知识产权司法保护蓝皮书的主要内容。这是江苏高院第八次向社会发布知识产权司法保护蓝皮书,主要内容包括江苏法院知识产权司法保护状况、江苏法院知识产权司法保护典型案例。

1、“东风”柴油机贴牌加工商标侵权纠纷案

案号:常州中院(2014)常知民初字第1号

江苏高院(2015)苏知民终字第00036号

原告:上海柴油机股份有限公司

被告:江苏常佳金峰动力机械有限公司

【基本案情】

上海柴油机股份有限公司(以下简称上柴公司)在柴油机等商品上注册了“东风”图文组合商标,2000年,上述商标被认定为驰名商标。(见附图一)

2013年10月1日,江苏常佳金峰动力机械有限公司(以下简称常佳公司)与印尼PT ADI公司签订委托书,即PT ADI公司以“DONG FENG(东风)”商标持有人的身份委托常佳公司以该商标生产柴油机及柴油机组件,出口后仅可以在印尼销售。印尼PT ADI公司是一家在印尼注册成立的公司,其于1987年1月在印尼注册“东风 DONG FENG”商标,核定于柴油发动机等商品上。(见附图二)

2013年10月8日,常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件,运抵国印尼,该批货物上的标识与上柴公司涉案商标相同,与印尼PT ADI公司的商标亦相同(见附图三)。上柴公司主张常佳公司未经其许可,在柴油机等同一种商品上使用与其注册商标相同的商标,构成商标侵权,遂向法院提起诉讼。

【法院认为】

虽然常佳公司的行为属于涉外贴牌加工行为,但常佳公司系明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标,仍然接受境外委托,在被控侵权产品柴油机及柴油机组件上使用与上柴公司“东风”商标相同的商标,未尽到合理注意与避让义务,实质性损害了上柴公司的利益,侵犯了上柴公司注册商标专用权。

第一,上柴公司的涉案“东风”商标历史悠久,经过其长期使用,已经被认定为驰名商标。而印尼PT ADI公司在印度尼西亚注册中文“东风”商标的时间为1987年,晚于上柴公司“东风”商标在我国首次注册的时间以及“东风”牌柴油机出口印度尼西亚的时间。

第二,印尼PT ADI公司注册“东风”商标不具有正当性。印度尼西亚使用的官方通用语言为印度尼西亚语,但印尼PT ADI公司却在“东风”牌柴油机早在上世纪60年代即进入印度尼西亚市场后,于1987年在印度尼西亚注册与上柴公司“东风”商标相同的商标,即以中文“东风”与汉语拼音“dong feng”为主要部分,其注册明显不合理。其返回中国委托贴牌生产,且贴附与上柴公司“东风”商标相同的商标,明显给上柴公司造成实质性损害。

第三,常佳公司作为接受印尼PT ADI公司委托贴牌生产的国内加工商,应当知晓上柴公司涉案商标系驰名商标,也应当知晓上柴公司与印尼PT ADI公司就“东风”商标在印度尼西亚长期存在纠纷,且其曾经承诺过不再侵权,但其仍受托印尼PT ADI公司贴牌生产,未尽到合理注意与避让义务。

综上,常佳公司的行为侵犯了上柴公司的注册商标专用权,应承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。考虑到常佳公司所获取的利润仅仅是加工费、常佳公司生产的被控侵权产品全部出口至印尼,未在我国市场上销售,对上柴公司的国内市场份额未产生影响等因素,最终法院判决常佳公司停止侵权、赔偿损失10万元及为制止侵权行为所支付的合理开支。

【典型意义】

近年来,涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权一直是知识产权诉讼领域中的热点与难点问题,司法实践中存在侵权与不侵权两种完全不同的裁判尺度。本案通过梳理在先判决,确立并完善了此类案件应当采用“必要审查注意义务+实质性损害”的裁判标准,同时针对目前涉外贴牌加工业务的现状,提出对涉外贴牌加工业务纠纷的解决,特别是法律适用及司法政策的确定,不仅要以我国现行商标法为依据,同时还要充分考虑推动国际贸易发展的现实需求,倡导诚信的商标注册氛围,遏制恶意抢注行为的发生,充分平衡国内商标权人、国内加工企业与境外商标权人或商标使用权人的利益。基于对国际公约、我国相关法律法规以及我国现阶段经济社会发展现实需求的考量,根据不同情形个案认定涉外贴牌加工行为是否构成商标侵权,更加符合我国经济社会发展的实际,这既可以保护正当的涉外贴牌加工国际贸易行为,又能够有效防止境内外恶意抢注他人具有一定影响商标特别是驰名商标的不诚信行为的发生。本案入选上海知识产权研究所主办评选的“2015中国十大最具研究价值知识产权裁判案例”。

附图一:上柴公司注册商标

 

附图二:印尼PT ADI公司注册商标

 

附图三:常佳公司生产的部分被控侵权产品

 

2、非集体管理组织起诉卡拉OK经营者著作权侵权纠纷案

案号:无锡中院(2014)锡知民初字第90号

江苏高院(2015)苏知民终字第00100号

原告:深圳市声影网络科技有限公司

被告:无锡市侨声娱乐有限公司

【基本案情】

深圳市声影网络科技有限公司(以下简称声影公司)经播种者公司授权对包括涉案54首音乐作品在内的239首音乐作品在大陆地区享有以自己名义对卡拉OK等公共娱乐场所经营者独家管理、发放使用许可、收取费用、提起诉讼等权利。声影公司主张无锡市侨声娱乐有限公司(以下简称侨声公司)在未征得其许可、未缴纳著作权使用费的情况下,以营利为目的在其经营场所内将声影公司被授权专辑中的54首音乐作品复制保存在其服务器内并以卡拉OK方式向客户提供点播服务,侵犯了声影公司的著作权。

【法院认为】

本案所涉作品权利经过了一系列的流转过程,声影公司并非涉案音乐作品词曲的著作权人,其系依据与播种者公司签订的《音像著作权授权合同》主张相关诉讼权利。在该合同中,播种者公司授权声影公司以自己名义对卡拉OK等公共娱乐场所经营者独家管理、发放使用许可、收取费用、提起诉讼的约定,与《著作权集体管理条例》第二条规定的著作权集体管理组织的管理活动在性质、内容等方面均无实质性差别。根据上述事实,声影公司以上述与他人签订的授权合同为依据对卡拉OK经营者进行收费管理并提起诉讼的行为,其实质是在行使著作权集体管理组织的相关职能及权利,违反了《著作权集体管理条例》关于除著作权集体管理组织外,任何组织和个人不得从事著作权集体管理活动的禁止性规定。据此,法院认为,在《中华人民共和国著作权法》与《著作权集体管理条例》未赋予非集体管理组织与集体管理组织相同的法律地位和权利的情况下,声影公司对涉案音乐电视作品进行集体管理,并以自己的名义提起诉讼,没有法律依据,故判决驳回声影公司的诉讼请求。

【典型意义】

近年来,涉及卡拉OK娱乐场所播放MTV音乐作品著作权纠纷,在案件审理中呈现出的情形相对复杂。其中,集体管理组织以外的第三方通过取得部分音乐作品著作权人的授权,以自己的名义对卡拉OK娱乐场所播放MTV音乐作品进行许可使用、收费、管理以及行使诉权。该经营模式的合法性问题一直存在较大争议。在本案的审理中,法院运用利益平衡原则,综合考量卡拉OK经营者、卡拉OK音乐作品著作权人、著作权集体管理组织、个体权利人等各方主体的利益关系,认为声影公司实质是在行使著作权集体管理组织的相关职能及权利,违反了《著作权集体管理条例》关于除著作权集体管理组织外,任何组织和个人不得从事著作权集体管理活动的禁止性规定。本案对于妥善解决卡拉OK音乐作品纠纷案件,促进集体管理规范发展具有积极意义。

3、涉Telnet远程取证著作权侵权纠纷案

案号:苏州中院(2014)苏中知民初字第00325号

江苏高院(2015)苏知民终字第00108号

原告:磊若软件公司

被告:捷奥比电动车有限公司

【基本案情】

磊若软件公司(以下简称磊若公司)系一家美国公司,其系Serv-U FTP系列计算机软件的著作权人。

2012年9月5日,磊若公司的委托代理人在上海市东方公证处公证员的现场监督下,在公证处使用该处电脑上网进行下述操作:点击打开电脑桌面的“运行”项,在第二页页面“打开”右边的空格中输入“telnet www.geobyev.com 21”,然后点击“确定”按键,反馈结果显示有“220 Serv-U FTP Server v6.4 for Winsock ready……”字样。查询ICP备案网站信息显示:涉案网站名称捷奥比电动车有限公司,网站首页网址:www.geobyev.com,网站域名geobyev.com,主办单位捷奥比电动车有限公司。

2014年9月5日,磊若公司以捷奥比电动车有限公司(以下简称捷奥比公司)侵害其Serv-U v6.4计算机软件著作权为由提起诉讼。

【法院认为】

磊若公司采取公证方式通过Telnet检测服务器的21端口得到了涉案服务器的反馈信息,该反馈信息具有较高的确定性,已经可以达到民事诉讼证据高度盖然性的证明标准,证明在21端口存在有涉案软件服务。磊若公司已完成了初步举证,捷奥比公司主张不构成侵权,应由其提交服务器日志等相关证据进行反证,但捷奥比公司并未提交任何证据,仅是简单否认,故法院认定捷奥比公司侵犯了磊若公司涉案软件著作权,并判决:捷奥比公司立即停止侵权,赔偿磊若公司经济损失及合理费用。

【典型意义】

近年来,通过Telnet命令远程取证的案件越来越多,对该取证方式的证明效力,各地法院在审判实践中认识并不统一,大部分法院对这类远程取证方式的证明效力予以认可,但也有判决认为使用Telnet远程取证及Telnet命令操作获得的反馈信息与待证事实之间的关联性不具有确定性、唯一性,不能达到当事人的证明目的。本案从技术分析入手,具体分析了通过Telnet远程取证,其证明效力可以达到民事诉讼对证据高度盖然性的要求。虽然确实存在不确定唯一的情形,但是依据“谁主张、谁举证”的原则,举证责任应由提出例外情形的当事人承担,若举证不能,则应承担相应的不利后果。

4、职工离职后专利申请权权属纠纷案

案号:苏州中院(2014)苏中知民初字第0025号

江苏高院(2015)苏知民终字第00145号

原告:苏州泛普纳米科技有限公司

被告:苏州触动电子科技有限公司、罗某

【基本案情】

苏州泛普纳米科技有限公司(以下简称泛普公司)是一家从事纳米触控膜的研发、生产与销售的高新技术企业。2011年10月24日,罗某与泛普公司签订劳动合同,约定罗某进入泛普公司工作,期限自2011年10月24日至2013年10月23日,合同中罗某所从事工作一栏为空白。

2011年12月28日,泛普公司(委托方)与中科院苏州纳米所(受托方)签订一份项目名称为“纳米导电油墨的功能化及改性研发”的技术开发合同,委托方联系人为罗某,合同第一条有关研发项目要求约定为:项目开发中根据导电油墨相关前沿技术文献和专利调研分析工作,以及对工艺问题进行分析,提出改进和优化方案。

2013年1月14日,罗某向泛普公司递交员工离职申请书,其在申请书中填写的工作部门为研发部,职务为研发总监。其后,罗某于同年6月27日投资设立苏州触动电子科技有限公司(以下简称触动公司)。7月18日,触动公司以罗某为发明人向国家知识产权局提出一项名称为“一种投射式电容触控屏制作工艺”的发明专利申请,该发明专利申请已于2013年12月11日经申请公开。

罗某的本科阶段专业为电子科学与技术,硕士阶段专业为电路与系统。罗某陈述其在进入泛普公司之前,在摩托罗拉公司做软件工程师,没有从事与诉争专利申请技术研发有关的工作。

泛普公司认为,上述专利申请应为罗某的职务发明,故诉至法院请求判令上述发明的专利申请权归泛普公司所有。

【法院认为】

首先,在涉及职务发明认定过程中,判断发明创造与发明人在原单位工作内容之间是否具有关联性时,除了可依据发明人在原单位所从事的本职工作、单位给其分配的任务等证据进行正向判断之外,还可以从发明人在进入原单位工作前所具有的专业知识背景与其所作出的发明创造之间的匹配程度进行反向审查。即如果发明人在进入原单位时所具备的学历背景、工作经历,与其所作出的发明创造的技术内容和创新高度并不相符合,且发明创造与原单位的研发内容或方向具有相当程度的相关性,则可认定该发明创造与发明人在原单位工作内容之间具有关联性,除非发明人能够就此提出相反证据予以推翻。

其次,从罗某的专业知识背景来看,其在进入泛普公司之前,既不具有与金属纳米材料科学和技术有关的学历,又无从事与纳米触控膜制造工艺研发相关的工作经历。而诉争专利申请所涉技术领域并非普通技术领域,而是属于前瞻性的金属纳米材料应用技术领域。如果如罗某所辩称,其在泛普公司从事的仅是计算机系统集成、计算机软件研发及公司IT建设和维护工作,与涉案专利申请没有任何关系,那么其从泛普公司离职后,在无专业基础知识背景的情况下,仅凭个人之力在半年内就研发出诉争专利申请的技术成果,这明显有违该领域的科研规律。

第三,从罗某在泛普公司从事的工作内容来看,罗某是该项目泛普公司方面的联系人,罗某在项目进程中也到研发负责人处进行过测试和样品分析,因此,罗某的工作范围不仅仅限于沟通、协调等事务性工作,还具体参与了与项目研发有关的技术性工作。该项目结题报告中提到的“在制备超细导线的研发方向上,还可以采取使用金属粉末直接成型工艺,采用静电吸附和3D打印排布金属粉末并采用激光烧结的方式进行精细加工成型”,实际上已经包含了诉争专利权利申请的主要发明点。因此,现有证据亦能直接证实诉争专利申请与罗某在泛普公司承担的本职工作直接相关。

综上,诉争专利申请与罗某在泛普公司承担的本职工作直接相关,且是罗某在从泛普公司离职后1年之内作出的,属于专利法规定的职务发明,故法院判决:涉案发明专利申请权归泛普公司所有。

【典型意义】

随着国家知识产权战略纲要的深入推进,我国专利申请量和授权量逐年大幅攀升,与此同时,专利权属纠纷也开始增多。在涉及“职务发明”专利权属纠纷案件中,发明创造内容与发明人本职工作或单位任务之间关联性的举证责任应当由主张发明创造为职务发明的单位来承担。但是,单位应当提供何种类型证据,证明到何种程度,则需要裁判者在准确理解职务发明制度立法本意的基础上作出公平裁量。本案从发明创造对发明者本身内在专业背景要求以及对已有研发基础、物质条件的依赖程度等多角度出发,对“执行本单位任务”与发明创造内容的关联性进行了探索与论证,本案的裁判结果充分体现了鼓励企业研发投入的裁判导向,对于促进企业自主研发知识产权,提升我国企业专利申请质量,实现中国制造2025具有重要意义。

5、参照关联技术方案专利实施许可费确定赔偿额专利侵权纠纷案

案号:南京中院(2014)宁知民初字第00108号

江苏高院(2015)苏知民终字第00038号

原告:江苏固丰管桩集团有限公司

被告:宿迁华顺建筑预制构件有限公司

【基本案情】

江苏固丰管桩集团有限公司(以下简称固丰公司)为“可调式实心方桩模具”发明专利(以下简称涉案专利)的专利权人,其发现宿迁华顺建筑预制构件有限公司(以下简称华顺公司)在2013年至2014年初制造并投入生产使用的100条混凝土方桩模具,均包含固丰公司涉案专利的权利要求记载的全部技术特征,落入了涉案专利的保护范围,故以华顺公司未经许可,实施了制造、使用涉案专利的侵权行为为由,诉至法院。

【法院认为】

被控侵权产品落入涉案专利的保护范围,华顺公司应当承担停止侵权、赔偿损失等民事责任。固丰公司在一审中提交了其与大力神公司订立的实用新型专利实施许可合同等证据,用以证明其许可给他人实施的ZL201120030513.9号实用新型专利权的许可费为6000元/米,在二审中又提交了相关证据,用以证明案外人制造的侵犯其ZL201120030513.9号实用新型专利权的产品的销售价格为8400元/吨。固丰公司提交的上述证据能够相互印证,其与大力神公司签订的实用新型专利实施许可合同中所约定的许可费可作为确定本案侵权赔偿数额的依据。

首先,该实施许可合同系经国家知识产权局备案,华顺公司对其真实性不持异议,故该许可合同中约定的“模具制造的许可实施使用费,每米模具六千元。模具使用的许可实施使用费,每米4元”系真实反映了ZL201120030513.9号实用新型专利的许可使用费。另外,从案外人华立公司为力引公司代加工的侵犯该实用新型专利的混凝土方桩模具的加工费用折算后为3187.8元/米来看,固丰公司与大力神公司在该实用新型实施许可合同中约定的许可费用也并未明显不合常理。

其次,该合同中被许可的ZL201120030513.9号实用新型专利与本案所涉ZL201110031334.1号发明专利,均系固丰公司在同日申请的两项专利。后者较之前者在权利要求1部分的区别在于,后者的区别技术特征部分增加了“所述L形钢模的底板上纵向设有至少两排用于安装I形钢模的螺孔,I形钢模外侧底边的对应位置上设有螺栓通孔,L形钢模和I形钢模的顶边和两端边上分别设有螺孔,支撑角钢和端头钢板的对应位置分别设有螺栓通孔”的技术特征,也即后者是对前者权利要求1的技术方案作出了进一步限定,涉案专利所确定的专利权保护范围在ZL201120030513.9号实用新型专利权的保护范围之内。

再次,虽然在本案中固丰公司是以其拥有ZL201110031334.1号发明专利权作为其主张权利的依据,但ZL201110031334.1号发明专利的权利要求保护范围包含在ZL201120030513.9号实用新型专利权的保护范围之内。因此,固丰公司将ZL201120030513.9号实用新型专利权授权给大力神公司的实施许可中也包含了涉案发明专利权利要求保护的技术方案。因此该专利实施许可合同所确定的专利实施许可费对确定本案侵权赔偿数额具有较强参考价值。

最后,华顺公司共制造被控侵权模具100条,每条模具长度为15.8米,如按照上述实用新型专利许可合同中的实施许可使用费的约定“模具制造的许可实施使用费每米模具六千元”计算,则制造被控侵权产品的许可费为15.8*100*6000=9480000元,考虑到涉案发明专利的技术方案仅为上述实用新型专利许可合同中的部分技术方案,以及固丰公司仅主张300万元的赔偿数额,法院根据被控侵权产品本身的市场销售价格、利润以及专利实施许可使用费等综合认定300万元的赔偿数额(包括为制止侵权所支出的合理费用)。

据此,法院判决:华顺公司停止制造、使用侵害涉案专利的产品,赔偿固丰公司经济损失及为制止侵权行为所支出的合理费用300万元。

【典型意义】

本案是一起非常典型的侵害发明专利权纠纷案件。案件的技术事实并不复杂,侵权认定也无太大争议,法院的审理侧重点在于专利权人提交的证据能否支持300万元高额赔偿的主张。人民法院在综合专利权人提交的一系列证据的基础上,认定其提供的一项经备案登记的、与案外人签订的关联专利的实施许可合同,可以作为本案专利侵权损害赔偿额的参照依据。经计算,依照该合同所约定的许可费,侵权人实施侵权行为所需支付的许可费高达948万元,故人民法院认定专利权人仅主张300万元的赔偿额具有充分依据。本案就专利侵权赔偿额作出的司法裁判,充分体现出知识产权纠纷案件加强精细化裁判,引导权利人就专利侵权损害赔偿进行积极举证,加大知识产权司法保护力度的裁判导向,即专利侵权赔偿额应当充分体现专利的市场价值,关联技术方案的专利实施许可费可以作为确定专利侵权赔偿数额的参照依据,具体可以从被许可方与专利权人有无利害关系、是否经过备案、许可费的合理性、许可费用是否实际支付等方面综合予以考察。


中国知识产权司法保护网(知产法网)主编


蒋志培 中国人民大学法学博士,曾在英国伯明翰大学法学院、美国约翰马歇尔法学院任高级访问学者,中国人民大学法学院、北京外国语大学法学院兼职教授,中国知识产权司法保护网主编、国家社科基金评审委员会专家,2014年、2015年受美国约翰马歇尔法学院、中国驻加拿大使馆和加方科技部邀请参加知识产权法律和创新论坛并演讲,2013年12月获得中国版权事业卓越成就奖。